Na styku własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego coraz wyraźniej widać, że spór patentowy przestaje mieć charakter wyłącznie lokalny. Tzw. jurysdykcja dalekiego zasięgu polega w uproszczeniu na tym, że jeden sąd może rozpoznać roszczenia dotyczące naruszeń patentu wywołujących skutki także poza własnym państwem. Dla polskich firm eksportujących towary, działających przez spółki zależne, dystrybutorów lub upoważnionych przedstawicieli w UE oznacza to bardzo konkretną zmianę. Spór o naruszenie chronionego rozwiązania nie musi toczyć się wyłącznie tam, gdzie doszło do sprzedaży albo gdzie patent został skutecznie walidowany.
Wyrok TSUE w sprawie BSH v. Electrolux – nowe spojrzenie na spory wielopaństwowe
Punktem zwrotnym był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 lutego 2025 r. w sprawie BSH v. Electrolux1. Trybunał potwierdził, że sąd państwa członkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego (siedziby spółki) zachowuje jurysdykcję do rozpoznania powództwa o naruszenie patentu udzielonego w innym państwie członkowskim, nawet jeśli pozwany podniósł zarzut nieważności. To ważne, bo wcześniej zarzut nieważności bywał traktowany jako sposób na doprowadzenie do podziału wielopaństwowego sporu na kilka odrębnych postępowań. Po BSH zarzut nieważności nie odbiera jurysdykcji co do samego naruszenia; wyłączna jurysdykcja sądu państwa rejestracji pozostaje tylko w zakresie samej ważności patentu2.
Jeszcze dalej idzie druga część tego wyroku. Trybunał uznał, że art. 24 pkt 4 Rozporządzenia Bruksela I bis nie przyznaje sądom państw trzecich wyłącznej jurysdykcji na potrzeby unijnego systemu. W efekcie sąd unijny może, gdy pozwany ma siedzibę w UE, incydentalnie ocenić zarzut nieważności patentu państwa trzeciego, ale wyłącznie ze skutkiem inter partes. Innymi słowy: taki wyrok nie wykreśla patentu z rejestru np. w Wielkiej Brytanii czy Turcji, ale może przesądzić o wyniku sporu między konkretnymi stronami. To właśnie składa się na praktyczny skutek jurysdykcji dalekiego zasięgu – rozstrzygnięcie sporu przed jednym sądem, bez przejmowania kompetencji związanych z rejestracją prawa wyłącznego w obcym państwie3.
Jednolity Sąd Patentowy rozwija koncepcję jurysdykcji dalekiego zasięgu
Wnioskowanie Trybunału Sprawiedliwości zostało szybko podchwycone przez Jednolity Sąd Patentowy. W sprawie Fujifilm v. Kodak lokalna izba sądu w Düsseldorfie uznała, że ma jurysdykcję do rozpoznania roszczeń dotyczących brytyjskiej części patentu europejskiego wobec pozwanego mającego siedzibę w Niemczech4. Kolejne orzeczenia i komentarze potwierdziły, że ten sposób myślenia może obejmować także państwa nienależące do systemu jednolitego patentu europejskiego, w tym największych nieobecnych, czyli Hiszpanię oraz Polskę. Z perspektywy polskich przedsiębiorców to sygnał ostrzegawczy, że nawet brak uczestnictwa Polski w jednolitym systemie patentowym nie prowadzi do uniknięcia sporów prowadzonych przed Jednolitym Sądem Patentowym, jeżeli pozwany lub współpozwany, w tym importer czy dystrybutor, prowadzi działalność z siedzibą państwie uczestniczącym5.
Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?
Ryzyko biznesowe dla polskim firm ma podwójny charakter. Po pierwsze, polska firma może zostać pozwana za granicą w jednym postępowaniu obejmującym kilka rynków jednocześnie, co podnosi koszty obrony i zwiększa presję na szybkie zawarcie ugody. Po drugie, w obrębie UE skutki takiego wyroku mogą być bardzo praktyczne, bo rozporządzenie Bruksela I bis przewiduje uznawanie orzeczeń bez specjalnego postępowania oraz ich wykonywanie w innym państwie członkowskim bez stwierdzania wykonalności. Innymi słowy, wyrok uzyskany za granicą może stosunkowo sprawnie „przyjść” do Polski na etap egzekucji6.
Poza Unią Europejską obraz jest bardziej złożony. Egzekwowalność orzeczeń opartych na jurysdykcji dalekiego zasięgu będzie zależeć od prawa państwa wykonania, ewentualnie od konwencji szczególnych, a nie od jednego uniwersalnego mechanizmu jakim jest rozporządzenie Bruksela I bis. Co więcej, globalne instrumenty uznawania i wykonywania orzeczeń nie rozwiązują problemu wprost w sprawach własności intelektualnej. Materia ta często bywa wyłączona z ich zakresu albo oceniana niejednolicie. Dlatego długi „zasięg” jurysdykcji nie zawsze oznacza ułatwienia na najważniejszym etapie egzekucyjnym.
Ograniczanie ryzyko to przede wszystkim monitorowanie portfeli patentowych konkurentów nie tylko w Polsce, ale na wszystkich rynkach sprzedaży i w państwach, przez które biegnie łańcuch dystrybucji. Dodatkowo pojawia się potrzeba analizy freedom-to-operate dla kluczowych rozwiązań wprowadzanych na zagraniczne rynki, weryfikacji walidacji patentów europejskich w kluczowych krajach oraz przeglądu roli zagranicznych spółek zależnych, dystrybutorów czy upoważnionych przedstawicieli, którzy mogą stać się „łącznikiem” jurysdykcyjnym.
Jeżeli prowadzą Państwo działalność na wielu rynkach lub chcą ocenić ryzyka związane z ochroną patentową, jurysdykcją lub wprowadzaniem produktów na rynki zagraniczne – zachęcamy do kontaktu z zespołem DSK.
Kontakt:
Aleksander Zieliński, radca prawny, dyrektor DSK: a.zielinski@dsk-kancelaria.pl
Karol Olejnik, prawnik, specjalista ds. IP: k.olejnik@dsk-kancelaria.pl
_____
1 Wyrok TSUE z 25.02.2025 r., C-339/22, BSH Hausgeräte GmbH v. Electrolux AB*, pkt 44–52.
2 Tamże.
3 Tamże, pkt 57–67.
4 Wyrok JSP (LD Düsseldorf) z 28.01.2025 r., sygn. UPC_CFI_355/2023, Fujifilm Corporation v. Kodak GmbH.
5 K. Szczepanowska-Kozłowska, et. al, Poland: UPC asserts jurisdiction over Polish patent disputes despite non-membership, 18 września 2025 r., IAM Media, dostępny pod adresem: https://www.iam-media.com/review/the-patent-litigation-review/2026/article/poland-upc-asserts-jurisdiction-over-polish-patent-disputes-despite-non-membership.
6 Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 (Bruksela I bis), motyw 26 oraz art. 36 i 39–41.
